Действенные способы защиты прав на товарный знак

Какие сложности могут возникнуть при доказывании наличия права на коммерческое обозначение?

Определение момента возникновения права на коммерческое обозначение. Поскольку коммерческое обозначение не подлежит регистрации, на практике много споров возникает в отношении того, в какой момент возникло право на него. Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 26 марта 2009 г. № 5/29 разъяснил, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия. Однако в действительности определить и зафиксировать, когда обозначение фактически начало использоваться, представляется проблемным вопросом.

Определение степени известности обозначения на определенной территории. В соответствии с позицией СИП, отраженной в решении Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2017 г. по делу № СИП-81/2017, подтверждением известности обозначения могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, а также результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории. В рассматриваемом деле истец обжаловал решение Роспатента, которым была прекращена правовая охрана для его товарного знака на основании ранее возникшего коммерческого обозначения у другого лица. Суд оценил отраженные в решении доводы Роспатента и пришел к выводу, что коммерческое обозначение у третьего лица не возникло, и восстановил правовую охрану для товарного знака. Кроме того, было установлено, что само по себе наличие двух магазинов по двум адресам, равно как и изготовление рекламных листовок и визиток в отсутствие доказательств их распространения среди потребителей, не могут свидетельствовать о приобретении коммерческим обозначением известности в пределах какой-либо территории.

Важным обстоятельством является и то, что факт наличия коммерческого обозначения должен быть подтвержден при первичном оспаривании в Роспатенте. Если на этом этапе обстоятельства, связанные с наличием средства индивидуализации, не будут установлены, то правообладатель лишится права ссылаться на это в суде. В качестве показательного примера можно привести решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2017 г. по делу № СИП-257/2017. ИП в 2016 году зарегистрировал товарный знак «ЛЕОЛ», который в последствии был оспорен ООО «ЛеОЛ» на основании сходства до степени смешения с фирменным наименованием. При этом право на фирменное наименование возникло у организации в 2003 году. В суде предприниматель попытался вернуть правовую охрану своему товарному знаку, приводя в качестве аргумента факт наличия у него коммерческого обозначения, начиная с 1997 года. СИП отметил, что Роспатентом при рассмотрении возражения не были установлены обстоятельства, связанные с наличием у ИП прав на коммерческое обозначение, а в компетенцию суда установление данных обстоятельств не входит.

Как подать заявку на регистрацию товарного знака

Роспатент во время проверки опирается на три основных фактора:

• фонетическая схожесть: знаки могут иметь разное написание и значение, но если в произношении похожи – возможен отказ;
• визуальная схожесть: если один бренд визуально похож на другой до степени смешения, то есть если покупатель может принять один бренд за другой и по ошибке купить не тот;
• семантическая схожесть: если обозначения по смыслу слишком похожи друг на друга.

Отказывают в регистрации товарного знака в нескольких случаях:

• если ваш бренд копирует или очень похож на уже зарегистрированный в нужном классе товарный знак или общеизвестный товарный знак;
• состоит только из неохраняемых элементов;
• содержит описательные термины;
• вводит в заблуждение в отношении характера, качества или места происхождения товара;
• содержит флаги, гербы, эмблемы государств и международных организаций.

Компания «Крымбытхим» работала на территории Украины и владела товарным знаком «Дихлофос». После присоединения Крыма к России «Крымбытхим» зарегистрировал бренд на территории РФ и пытался привлечь к ответственности другие фирмы, которые выпускают отраву для насекомых под этим брендом.

Проблема в том, что в России слово «дихлофос» вошло во всеобщее употребление для препаратов такого типа и стало скорее наименованием, чем названием. Поэтому специалистам «Гардиума» удалось доказать невозможность регистрации бренда «Дихлофос» на территории РФ. Регистрацию товарного знака отменили.

Если отказали в регистрации бренда из-за сходства с уже зарегистрированным знаком, это еще не приговор. Есть несколько способов получить свидетельство или разрешение и право на товарный знак.

• Если в качестве противопоставленного вам прислали знак, не совсем идентичный вашему, можно написать в Роспатент письмо с объяснениями и доказать, что знаки разные.
• Можно связаться с правообладателем противопоставленного товарного знака и получить от него письмо-согласие. Если правообладатель подпишет соглашение, чтобы ваш бренд был похож на его, вы получите разрешение. Как правило, такие ситуации возможны, если бизнесы работают в разных регионах. Стоимость услуги каждая компания будет оценивать самостоятельно: кто-то предоставит письмо бесплатно, кто-то попросит вознаграждение.

Могут быть другие варианты:

• Подписать соглашение с правообладателем, чтобы он разрешил работать под его брендом по лицензионному договору. Но своего товарного знака у компании не будет – придется пользоваться чужим.
• Изменить дизайн или название бренда незначительно: чтобы клиенты не заметили серьезных изменений, но появилась возможность доказать Роспатенту возможность регистрации.
• Полностью изменить фирменное обозначение.

Во втором и третьем случае заявку придется подавать заново, а значит и стоимость услуги, госпошлину платить тоже.

Фишки, которые помогут превратить отказ в одобрение и зарегистрировать свой товарный знак:

1. Фонетически. Придумать вариант похожего по звучанию, но различного по написанию названия. Например, не «Наташенька», а «Наталюшенька». Не «Миссис Марпл», а «Мисс Старпл».

2. Визуально. Изменить часть изображения, чтобы оно перестало быть похожим на противопоставленный знак. Например, заменить цветы на лавровый венок, кота – на рыбку.

3. Изменить вид товарного знака. Например, если пришел отказ в регистрации словесного товарного знака «Виолетта», можно заменить буквы «тт» на изображение птиц в форме буквы «т». Роспатенту нечего будет противопоставить при регистрации комбинированного товарного знака «Виоле А». Но буквы «тт» в форме птиц станут обязательным атрибутом вашего бренда.

Точно так же вы можете менять любые другие буквы на графические изображения и регистрировать не первоначальное название бренда, а выдуманные слова.

Самый известный пример, когда из-за семантической схожести отказали в регистрации – бренды Skype и Sky.

Бренд «Скайп» подал заявку на регистрацию после «Скай». В регистрации отказали из-за того, что обозначения похожи по звучанию и написанию, а облако в логотипе «Скайп» можно принять за символ неба.

В итоге корпорации договорились между собой, но логотип «Скайп» до сих пор не зарегистрирован.

Когда возникает исключительное право на товарный знак?

Правовой режим защиты начинает действовать с момента регистрации. Хотя непосредственно реализовать его можно после получения свидетельства. Обычно Роспатент выдаёт тот в течение месяца после регистрации. Получение такого пакета документов означает, что правообладатель теперь может совершенно спокойно размещать обозначение на упаковках и товарах. Ему никто не мешает это и делать и раньше, однако если его права будут нарушены, без официально оформленного свидетельства отстоять их будет намного труднее.

Важный нюанс: товарный знак на упаковке необходимо отличать от сведений о продукте, а также от непосредственного названия разновидности (молоко, белый хлеб, сливочное мороженное и т. п.). Кроме того, право на размещение подобного обозначения на продуктах и на упаковке не означает, что производитель не может сообщать об акциях, использовать другие средства для привлечения внимания. Просто они уже не будут защищаться законом.

Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица

Согласно никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.

Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office». Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации. Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».

Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).

Как зарегистрировать название: пошаговая инструкция

Патент на наименование будет выдан на основании заявки и пакета обязательных документов. Еще до обращения нужно учесть следующие условия:

• свидетельства на названия и товарные знаки могут получить только юридические лица и частные предприниматели, у физических лиц такая возможность отсутствует;
• правовая охрана после получения патента действует только на территории РФ, а для защиты на международном уровне необходимо проходить самостоятельную процедуру;
• зарегистрировать логотипы или товарные знаки можно только для отдельных классов товаров и услуг. Перечень необходимо указать в заявке при регистрации прав на объект интеллектуальной собственности;
• патенты на товарный знак и логотип могут быть аннулированы , если они не используются правообладателем на протяжении трех лет. Данная мера направлена на устранение злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц.

Оформить заявку может сам заявитель, либо эти услуги окажет патентный поверенный.

Куда подается?

Патентование указанных объектов проходит в службе Роспатента. Заявки подаются в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), который находится в Москве. Его региональные отделения располагаются в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Обработкой заявок и выдачей свидетельства занимается только данное учреждение Роспатента.

Патентование можно провести быстрее, если обратиться к сторонним специалистам — патентному поверенному или компетентному юристу. Они помогут собрать необходимую документацию, грамотно оформить заявку, подать ее и представить ваши интересы в органе регистрации.

Этапы процедуры

Патентование осуществляется по следующим этапам:

• подготовка к процедуре — разработка и описание фирменного названия, товарного знака и т.д., проверка их на предмет уникальности через независимые патентные бюро или учреждение Роспатента. Проверка осуществляется путем запроса в единый федеральный реестр зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности;
• оформление заявки на регистрацию — в документе указывается описание логотипа или товарного знака, а также их отдельных элементов; фиксируется перечень классов товаров и услуг, для которых осуществляется патентование, и т.д.;
• подача заявки по установленному образцу в ФИПС;
• проведение формальной экспертизы и направление заявителю уведомления о ее положительном завершении. Срок — 1 месяц;
• проведение экспертизы по существу, в ходе которой объекты изучаются на предмет уникальности через единый реестр Роспатента. Срок может составить до 1 года;
• принятие положительного решения о выдаче патента на название, логотипа и товарного знака;
• регистрация объектов интеллектуальной собственности с внесением сведений в реестр Роспатента;
• заключительная стадия — выдача заявителю патента, который устанавливает режим правовой охраны.

Процедура патентования включает в себя направление возможных запросов в адрес заявителя, которые позволят устранить допущенные нарушения или неточности.

Какие документы необходимы?

В состав документов для проведения патентования, помимо заявки и квитанции оплаты госпошлины, включается:

• описание текстовой и графической части логотипа или товарного знака;
• пример товарного знака или фотографию;
• список товаров, на которых они будут использоваться. Он представляется в соответствии с международной классификацией товаров и услуг (МКТУ).

От правильно составленного описания указанных элементов будет зависеть результат экспертизы и положительное решение о выдаче патента. Если поданных сведений будет недостаточно для принятия решения, то сотрудники Роспатента вправе запросить дополнительные документы (ст. 1497 ГК РФ).

Правильно оформляем заявление

Заявка на выдачу патента подается на русском языке. В случае, когда приложенные к ней документы составлены на иностранном языке, необходимо представить второй комплект с переводом.

Чтобы грамотно составить заявку, следует указать в содержании:

• почтовый адрес;
• полные данные о заявителе и его идентификаторы (ОГРН, ОГРНИП, ИНН, КПП);
• при наличии — данные о представителе (патентный поверенный или другое лицо по доверенности);
• место и адрес регистрирующего органа;
• код страны по стандарту ВОИС st. 3;
• изображение логотипа и его характеристики;
• информация об уплате государственной пошлины;
• подпись и дата заявителя.

Если в заявлении допущены ошибки, то орган регистрации вправе отказать в выдаче патента.

Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности

В соответствии с не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании , если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «»).

Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).

Другой комментарий к Ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Пункт 2 ст. 1229 ГК устанавливает возможность принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) одному или нескольким лицам совместно. В связи с этим представляется необходимым отметить следующее.

2. Возможность совместного обладания исключительными правами на такие объекты, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, объекты авторского права и смежных прав, не является новой для российского законодательства <1>. Возможность сообладания исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания известна и зарубежному законодательству. Резонно предположить, что часть 4 ГК, вводя общее положение о возможности совместного обладания исключительным правом на средство индивидуализации, не только предоставила правообладателям серьезные преимущества по сравнению с традиционным индивидуальным владением правом на средство индивидуализации, но и учла интересы потребителей. Однако комплексное исследование норм гл. 69 и 76 приводит к выводу, что сообладание исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания) может вызвать затруднения при их практической реализации <2>.
———————————
<1> См., например, ст. 10 ранее действовавшего Патентного закона, ст. 12 ранее действовавшего Закона о селекционных достижениях.

<2> Так, следуя установлениям абз. 1 п. 3 ст. 1229 ГК, два или три правообладателя одного товарного знака будут самостоятельно (отдельно от других сообладателей) маркировать производимые ими товары одним и тем же товарным знаком и также самостоятельно их реализовывать. Возможно, сообладатели заключат между собой соглашение, в котором возьмут на себя взаимные обязательства по соблюдению единых качественных характеристик производимых ими товаров. Однако закон не обязывает их брать на себя такие обязательства. Очевидно, что у каждого из сообладателей товары будут неодинакового качества. Потребитель, однажды приобретший товар ненадлежащего качества, не сможет разобраться, кто именно из сообладателей виноват; он просто не будет приобретать товар, маркированный таким «совместным» товарным знаком.

Не менее проблематичным представляется и применение абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК. Что следует понимать под совместным использованием средства индивидуализации? Закон не делает никаких оговорок в отношении способов использования, осуществляемых совладельцами товарного знака. Это означает, что все они должны осуществляться совместно. Правообладатели будут совместно размещать товарный знак на товарах, этикетках, совместно демонстрировать товары со своим «общим» товарным знаком на выставках и ярмарках, совместно хранить такие товары, совместно их ввозить на территорию Российской Федерации и т.д. Представить такое использование достаточно сложно.

Возможно возникновение проблем и при применении других положений Кодекса, связанных с регистрацией товарного знака, — установление приоритета, установление наличия приобретенной различительной способности и др. (Подробнее об этой проблеме см.: Косунова Д.Д. Сообладание правами на средства индивидуализации // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. N 6. С. 73 — 81.)

3. Помимо того что правообладатель может использовать принадлежащий ему товарный знак любым законным способом, п. 2 комментируемой статьи называет ряд специальных правомочий, входящих в исключительное право на товарный знак. Так, исключительное право может осуществляться путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковке товаров, при введении товаров в гражданский оборот. Знаки обслуживания могут размещаться на одежде персонала, выполняющего работы и оказывающего услуги.

Для индивидуализации товаров и услуг товарный знак может использоваться в рекламе, а также в предложениях о продаже товаров, которые еще не введены в гражданский оборот. Осуществление исключительного права возможно также путем размещения товарного знака на деловой документации, чаще всего на сопроводительных документах.

В современных условиях большое значение имеет еще одно законодательно установленное правомочие — использование товарного знака в сети Интернет, на различных сайтах, а также в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительное право на товарный знак включает также право распоряжаться товарным знаком, например путем передачи права на него (договор отчуждения или лицензионный договор) полностью или частично другому лицу; путем продления срока действия регистрации, внесения в нее изменений и т.д.

Как предотвратить нарушение прав

Закон не обязывает регистрировать знак, но для успешного решения судебного спора крайне желательно наличие свидетельства. Именно оно является лучшим и надлежащим доказательством права. Нарушением права считается любое незаконное использование знака. Незаконным в данном случае является использование знака без согласия правообладателя.

Реакция на претензию должна произойти в течение месяца, а если адекватной реакции не поступило или владельцу пришёл ответ с отказом, можно готовить иск в суд. К иску нужно приложить следующие документы:

• копии иска (по 1 для каждой стороны +1 для приобщения к делу);
• квитанция об оплате госпошлины;
• документ, подтверждающий право на объект (свидетельства, договоры и т. д.);
• документы с реквизитами сторон (свидетельства о постановке на учёт и т. д.);
• доказательства факта нарушения права.

Если каких-то бумаг не хватает, можно включить в заявление ходатайство об истребовании их судом. На основании требования суда ответчик должен представить все необходимые документы и дополнения. Некоторые нарушители нарочно тянут время тяжбы. Например, не представляя нужных документов. Суд может затянуться на годы, а за это время нарушитель продолжает незаконно использовать знак. Разумеется, размер извлечённой выгоды может значительно превышать компенсации, назначенные судом.

Поэтому нужно одним из требований в иске указывать немедленное прекращение незаконного использования и изъятие контрафакта. В остальном иски о нарушениях права на знак составляется по общим правилам.

Исковое заявление можно составить самостоятельно, даже от руки, важно указать точные данные об обеих сторонах и подробно описать факт нарушения

Оценка

Оценка знака — это объективное оценивание. Оценщик должен определить стоимость знака так, будто знак нужно продать уже сегодня. Стоимость зависит от многих факторов: спрос, актуальность, сфера деятельности и т. д. Оценённый знак даёт сразу два преимущества:

• правообладатель узнаёт реальную ценность этой собственности;
• оценка позволяет определить степень смешения с аналогами.

Степень смешения — это уровень сходства вашего знака с подобным знаком другого предприятия. Например, знак выражен в виде плоскостной картинки. На ней изображён котёнок. У другого предприятия уже есть знак с котёнком, но картинки сильно отличаются. Оценка знака позволит выявить, насколько эти изображения схожи

Это важно, так как патентное бюро будет пристально рассматривать схожесть изображений. Если знаки недостаточно отличаются, в регистрации могут отказать

Если на картинках изображены коты, но выглядят по-разному, знаки обслуживания считаются оригинальными и допускаются к регистрации

Оценка знака происходит в несколько этапов:

1. Заключение договора и задания на оценку.
2. Внесение предоплаты заказчиком (например, 50% стоимости услуги).
3. Выезд, осмотр и фотографирование оценщиком необходимых активов предприятия.
4. Анализ рынка схожих компаний.
5. Проведение расчётов.
6. Подготовка и передача заказчику двух экземпляров отчёта об оценке реальной стоимости знака.
7. Оплата заказчиком остатка платежа.
8. Подписание актов оказанных услуг.

Выданные отчёты являются основанием для дальнейших операций с объектом (внесение в уставной капитал, постановка на баланс и т. д.). А также отчёт можно представить в суде, если знак стал предметом спора. Например, если оценщик учёл затраты на создание объекта, доходы, связанные с его использованием и т. д., и стоимость знака выражается в 1 миллион рублей, то при судебных спорах размер компенсации не может быть меньше, чем стоимость знака. Цена услуг устанавливается оценочной компанией.

В каком случае может произойти аннулирование

Права на знак может лишиться и сам правообладатель. Причём произойти это может и без его согласия:

• досрочное прекращение охраны знака при выявленных нарушениях существующих требований его использования;
• завершение срока защиты знака;
• решение суда, которое предполагает прекращение охраны знака в связи с его применением относительно услуг, которые не имеют единых характеристик;
• досрочное прекращение охраны знака в связи с неприменением знака;
• решение ФИПС о досрочном прекращении охраны знака при прекращении деятельности юрлица (или ИП) его правообладателя;
• при отказе собственника от права на охрану знака;
• решение ФИПС о прекращении охраны знака, если он переформатировался в знак, вошедший в общее употребление как название определённой услуги;
• решение судебной инстанции при передаче права собственности на знак без оформления соответствующего соглашения с обладателем прав, что может служить причиной заблуждения потребителей относительно самого продукта или его производителя.